文 / 谢春超
在侵权诉讼中，证据一直是辩护双方争辩的焦点。通常而言，对于民事诉讼秉承谁主张谁举证的举证责任分配规则，即根据该规则，对于涉及制造方法的专利侵权，需要由专利权人证明侵权产品的制造方法与专利产品的制造方法相同。
但在专利侵权诉讼中存在一种特殊的举证责任倒置的情况，即对于“新产品制造方法”的发明专利，由被诉侵权人提供其产品制造方法不同于专利方法的证据。即对于“新产品”而言，专利权人不再承担证明侵权产品的制造方法与专利产品的制造方法相同的证明责任，将该证明责任转移给被诉侵权人。
以下，笔者尝试通过几个典型案例浅析该特殊举证责任在侵权诉讼中的应用。
01 相关规定
《中华人民共和国专利法》（自2021年6月1日起施行）中第六十六条：专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中第十七条：产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。（此处引用的是原专利法，对应于现专利法的第六十六条第一款）
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》中第112条：专利法第六十一条规定的“新产品”，是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。是否属于新产品，应由权利人举证证明。权利人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的，视其尽到举证责任。（此处引用的是原专利法，对应于现专利法的第六十六条第一款）
《北京市高级人民法院知识产权民事诉讼证据规则指引》中第2.12条：原告以涉案专利系新产品制造方法发明专利为由，主张适用举证责任倒置规则的，应提供以下初步证据：（一）依照该专利方法直接获得的产品为国内外第一次生产出的产品，其与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别；（二）被诉侵权产品与依照该专利方法直接获得的产品在形状、结构或成份等方面无实质性差异。
根据上述相关规定可见，在涉及“新产品制造方法”的专利中的证明责任如下分配：
专利权人并非完全不承担证明责任，其仅承担初步证明责任，即仅需要对专利产品为新产品提供初步证明。
被诉侵权人的证明责任在于：对于被诉侵权产品的制造方法与专利产品的制造方法不同承担证明责任。
02 案例分析
| 案例一
安斯泰来制药株式会社与成都力思特制药股份有限公司、张红兵侵犯专利权纠纷案（北京市第一中级人民法院；（2009）一中民初字第4358号）
法院认为：本案中，原告提交的涉案专利第一次审查意见通知书、国家知识产权局专利检索咨询中心出具的《检索报告》、美国和欧洲授权的同族专利及其权利要求书中文译文等证据可以初步证明，涉案专利为涉及新产品制造方法的专利。在原告已经提交证据，可以对新产品事实予以初步判定的情况下，被告如果主张非新产品事实，根据谁主张谁举证的原则，此时的反驳举证责任理应由被告承担。本案被告并未提交相反证据，故本院对涉案专利为涉及新产品制造方法的专利的事实予以确认。
本案中对于专利权人如何初步证明专利产品为新产品提供了一定的参考。专利权人可以考虑将检索报告、专利评价报告等作为初步证明专利产品为新产品的证据。
| 案例二
浙江道明投资有限公司与3M公司侵害发明专利权纠纷上诉案（上海市高级人民法院；(2011)沪高民三(知)终字第73号）
在本案中，原告认为专利复审委作出的第15959号无效宣告请求审查决定已经确认了原告专利的新颖性、创造性，故其无需再提交证据证明专利产品是新产品。原审法院认为，在涉及方法专利的侵权认定过程中，举证责任的倒置是有条件的，在本案中，专利复审委作出的无效宣告请求审查决定不能免除原告的举证责任，原告仍应当首先对于其产品或者制造产品的技术方案在专利申请日前不为国内外公众所知这一事实提供初步证据予以证明，之后举证责任才发生转移。在原告未提交任何证据证明其专利产品是新产品的前提下，举证责任暂不转移给被告。二审维持了一审的判决。
根据本案，可知对于专利产品是否为新产品的初步证明责任，并不因专利产品具备新颖性而免除。这是因为发明专利授权均需具备新颖性、创造性和实用性。其并不必然导致该专利产品为新产品。即需要专利权人对于专利产品属于新产品提供其他证据予以初步证明。
03 总结
通过以上的简要分析，笔者认为对于涉及“新产品制造方法”的侵权诉讼，作为专利权人虽然可以免除证明侵权产品与专利产品的制造方法是否相同的证明责任，但仍需注意提供初步证明专利产品为“新产品”的证据。而如何组织证据以及该证据的应用需要律师在具体案例中进行深入研究。
