前言

      中国专利法规定，发明必须具备创造性才能获得专利权，而“惯用技术手段问题”是在专利的实质审查过程中常常遇到的难题。本文从专利撰写和实质审查两个方面阐述了如何防范和应对“惯用技术手段问题”，以便尽可能地维护申请人的利益。

      在专利撰写说明书的过程中，申请人最好将对现有技术的所存在的问题的认识，同现有技术本身分割开，即不要将申请人对技术问题的认识（或解决技术问题的思路）写入到背景技术中。因为这样做可以在一定程度上避免审查员直接做出“根据背景技术中对技术问题的认识，很容易想到本发明的技术方案”的审查意见。

      在专利实质审查过程中，需要注意以下几点：

      第一，该技术特征在本申请申请日之前的不属于本领域的惯用技术手段。

      一般而言，在申请日与审查员开始实质审查之间至少有一年多的时间差。在当今科技日新月异的情况下，有可能出现某项发明创造在还未完成审查之前就已经在市场上得到广泛应用的情况。

      例如，针对office 2007的新功能的发明专利申请，审查员在进行实质审查时就可能在自己的电脑上使用该项新功能了，从而容易得出该功能属于本领域的惯用技术手段的结论。然而，本领域的惯用技术手段应当是指申请日之前就已经成为本领域普通技术人员为解决某个技术问题通常采用的技术手段，而不能把申请日之后、实质审查日之前在本领域中得到广泛应用的技术手段认为是本领域的惯用技术手段。

      第二，该技术特征具有意想不到的技术效果。

      发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能，或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象，这种“质”或者“量”的变化是事先无法预测或推理出来的。根据审查指南的规定，如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。

      例如，本领域技术人员在准备黑色橡胶配料时，加入的碳黑含量一般在3%左右。发明人将加入的碳黑含量从3%增加至30%。事实证明，加入30%碳黑生产出来的橡胶具有原先不曾预料到的高强度和耐磨性能。因此，将碳黑含量从3%增加至30%这一技术特征具有意想不到的技术效果，并不属于本领域的惯用技术手段。

      第三，该技术特征本身很常规，但是运用该技术手段解决相应的技术问题是非显而易见的。

      一项技术方案是由技术问题、技术手段和技术效果三者构成的。一般来说，发明人要首先找到技术问题，才会有动机去寻找特定的技术手段来解决该技术问题，从而获得期望的技术效果。有时，一项发明创造的难点往往在于提出或者发现技术问题本身，而在发现技术问题之后再应用相关的技术手段来解决该技术问题反而是比较容易的。因此，发现技术问题的非显而易见性也是衡量一项发明创造是否具有创造性的一个方面。
 

      第四，该技术特征不能与对比文件结合以得到本申请的技术方案。

      这包括两点： (1)对比文件给出了相反的教导或启示，本领域技术人员不会想到在本申请中应用该技术特征； (2)将该技术特征应用到对比文件中会导致对比文件的技术方案无法实施或者达不到预期的技术效果。

      对于第(1)点，如果对比文件明确指出不能采用某个技术特征来解决特定的技术问题，而本申请克服了对比文件中的偏见，即偏偏就用该技术特征来解决该特定的技术问题并且达到了相应的技术效果，则申请人可以争辩对比文件给出了相反的教导或启示，本领域技术人员不会有动机将该技术特征应用到对比文件中以得到本申请的技术方案。

      消除审查员对专利申请的创造性异议是在专利授权之前所面临的首要任务，而解决惯用技术手段问题又是克服创造性缺陷过程中的难点所在。专利代理人如果在专利撰写和实质审查过程中能够尽量多地采取上述策略，就有可能提高争辩成功的概率，从而维护申请人利益，同时还可能降低审查员在后续审查意见通知书中提出惯用技术手段问题的概率，由此降低后续答复的难度。

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