在撰写权利要求书的过程中，为了使权利要求保护较大的范围，会将一些具体的概念进行上位，与此同时也会经常看到这样的审查意见：权利要求的上位概括范围太宽，本领域技术人员无法预料该上位概念所包括的、说明书未公开的下位方案也能解决本发明的技术问题，从而权利要求书得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定，那么对这样的审查意见应该如何答复呢？
 

      专利法第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围；可见首先想到的答复方式是：根据说明书中或者其它权利要求中关于该上位方案的相关内容或者下位方案，根据权利法第26条第4款的规定对该概括范围宽的上位方案进行修改，或将其它权利要求或者说明书中的关于该上位方案的相关内容或该上位方案的下位方案添加至权利要求书。
 

      但是该方式往往会减小原权利要求的保护范围，那么如何在保留原保护范围的基础上来对该审查意见进行答复呢？
 

      关于权利要求得到说明书的支持问题及专利法第26条第4款，《审查指南》中的进一步解释是：权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。
 

      ——这里指出权利要求的技术方案可以是所述技术领域的技术人员从说明书的公开概括得出的技术方案。

      《审查指南》进一步指出：如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变形方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变形的方式。

      ——这里指出如何判断是否能够进行“概括”，即所属技术领域的技术人员可以“合理预测”其他“下位方案”都具备相同的性能或用途。
 

      因此，在答复上述审查员的概括范围太宽的具体意见时，可以从以上思路着手：说明书未公开的其他下位方案都具备相同的性能或用途。

怎么证明说明书未公开的其他下位方案都具备相同的性能或用途呢？

      要证明说明书未公开的其他下位方案都具备相同的性能或用途，关键还是在于阐述清楚实施例中公开的例子与未公开的例子之间的一般关系。

      要阐述清楚一般关系，首先要看权利要求的技术方案要解决什么技术问题。结合要解决的技术问题阐述“一般关系”也分两种情况：1.权利要求中概括的方案包括的所有下位方案都具有属性A，技术问题的解决正是与属性A有关，从而根据说明书的公开可知其他未公开的下位方案也能解决相同的技术问题，从而上位概念的概括是合理的，不存在概括范围太宽的问题；2.权利要求的方案所针对的技术问题的解决不依赖于权利要求所概括的特征的具体下位方案，具体下位方案对权利要求所涉方案解决的技术问题没有限制作用，从而上位方案的概括是合理的。

      综上所述：对权利要求的上位概括范围太宽的审查意见，有下列两种答复思路：

      1、对权利要求中的该上位方案进行修改；
      2、证明说明书未公开的其他下位方案都具备相同的性能或用途。

      作者：电学部  冯静